特許研究 第73号(2022年3月発刊)の「用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲―方法の発明の間接侵害品の直接侵害化と用途の特許性に由来する権利行使の制約―」(ユアサハラ法律特許事務所 末吉剛弁護士)は、「○○用」との構成要件が付加された物の発明を用途発明と呼び,属否論及び特許性の判断のためのクレーム解釈(技術的範囲及び発明の要旨認定)について検討しています。
用途発明について類型別に議論されており、参考になります。 https://www.inpit.go.jp/content/100874753.pdf
(2)医療用医薬品における適応症と保険適用 (3)用途による特定の拡張 3.特許要件の判断における用途発明の解釈(発明の要旨認定における用途発明) (1)従前の裁判例 (2)特許庁の運用 (3)要旨認定の一般的な規範との整合性 ア 明細書の記載の参酌 イ 出願経過 4.属否論における用途発明の解釈(技術的範囲の確定における用途発明) (1)従前の裁判例 (2)技術的範囲の確定 5.将来の使用方法を特定した物の発明の直接侵害と方法の発明の間接侵害との対比 (1)専用品型か,多機能型か (2)将来使用される方法を現在に前倒しすることの困難性及び被告製品の特定 (3)差止請求における利益衡量 ア 利益衡量の必要性 イ 考慮されるべき要素 ウ 多機能型間接侵害の差止適格性説 (4)損害賠償 ア 実際に使用された割合での按分による事後的な清算 イ 多機能型間接侵害の場合との対比 6.作用又は特性が構成要件として用いられているその他のクレーム (1)用途発明以外に作用又は特性が構成要件として用いられている場合 (2)構成要素の作用又は特性に関する構成要件 (3)効果の構成要件 7.結語
0 Comments
工業所有権情報・研修館(INPIT)の「知っておきたい特許契約の基礎知識」が12年ぶりに改訂されたとのことです。(BLJ法律事務所 遠藤 誠弁護士が監修)
改訂のポイントは、下記のとおりです。 ・意匠、商標の記載を追加 ・限定提供データ、ソフトウェアの契約、電子契約等の記載を追加 ・法改正に対応 ・海外情報の更新 ・契約書雛形に商標を追加 ・契約書雛形を別冊化 本書は、契約に関する基礎知識、知的財産の契約に関する基礎知識、海外との契約の基礎知識、知的財産の契約についての関連知識、という内容で、Q&A形式で分かりやすく解説しています。 下記の各種契約書のサンプルも掲載されていますので、大変参考になります。 特許実施許諾契約書〔逐条解説〕、特許及びノウハウ実施許諾契約書〔逐条解説〕、共同研究契約書、オプション契約書、特許権譲渡契約書、特許専用実施権許諾契約書、特許共同出願契約書、秘密保持契約書1〔両当事者秘密保持義務のケース〕、秘密保持契約書2〔一方当事者秘密保持義務のケース〕、秘密保持誓約書、商標使用許諾契約書 知っておきたい知的財産契約の基礎知識 https://www.inpit.go.jp/content/100874703.pdf 目 次 1. 契約に関する基礎知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 (1)契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 (2)契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 1)なぜ契約書を作成するのですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 2)どのような契約書を、どの段階で作成すればよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 3)契約の交渉開始から契約締結までの工程はどうなりますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・7 4)契約書に記載すべき内容は決まっているのですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 5)契約書はどのように書けばよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 6)契約書の一般的な構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 7)契約書の表題はどのようにすればよいですか。また、契約書・協定書・覚書・ 合意書・確認書の表題で効力は違いますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 8)契約書に使われる用語について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 9)見出しはどのように書けばよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 10)なぜ契約書に押印しなければいけないのですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 11)印鑑の種類によって契約の効力に違いはありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 12)印鑑は契約書のどこに押せばよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 13)契約書には収入印紙を貼る必要がありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 14)契約書の雛形はどのように利用するのがよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 15)株式会社の場合、契約書の調印者や署名者は誰にすればよいですか ・・・・・・・・14 16)契約書に規定していない問題が発生したときは、どうすればよいですか ・・・・15 17)契約書の訂正方法について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 18)内容証明郵便の効力について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (3)契約期間中の問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 1)契約はいつ成立しますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 2)各当事者の調印日が違う場合は、どうなるのですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 3)契約の解約と解除はどう違うのですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 4)契約不適合責任について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 5)契約を途中でやめることはできますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 6)すでに調印した契約の一部を変更する場合、どうすればよいですか ・・・・・・・・18 7)契約違反をした場合はどうなりますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 8)損害賠償の条項とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 9)契約終了後も契約書を保管しなければなりませんか。 また、契約書正本を紛失した場合、どうすればよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・19 10)契約の内容について当事者間で争いが起きた場合、どうすればよいですか ・・20 11)裁判管轄の合意とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 12)下請代金支払遅延等防止法(下請法)について教えてください ・・・・・・・・・・・・20 13)製造物責任法(PL法)について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 14)秘密保持契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 15)営業秘密と不正競争防止法の関係について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・23 16)電子契約について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 2. 知的財産の契約に関する基礎知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 1)知的財産とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 2)産業財産権とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 3)ノウハウとは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 4)知的財産に関する契約の種類はどのようなものがありますか ・・・・・・・・・・・・・・29 5)産業財産権の譲渡契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 6)産業財産権の許諾契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 7)譲渡又は許諾の対象となるものにはどういうものがありますか ・・・・・・・・・・・・31 8)許諾契約におけるライセンサー/ライセンシーの 立場について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 9)産業財産権の実施について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 10)専用実施権と通常実施権の違いは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 11)仮専用実施権/仮通常実施権とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 12)通常実施権・仮通常実施権における独占的と非独占的の違いは何ですか ・・・・37 13)通常実施権者・仮通常実施権者がいるのにライセンサーが別の者に専用実施権・ 仮専用実施権を許諾した場合、通常実施権者・仮通常実施権者の立場はどう なりますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 14)出願中と権利成立後では、権利はどうなりますか。 また、契約にあたっては何に留意すればよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 15)公開される前の産業財産権をライセンスする際の留意点を教えてください ・・38 16)オプション契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 17)不実施補償契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 18)サブライセンス(再実施権)と下請けの違いは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 19)ライセンス契約の対価の算定方法について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・40 20)最低実施料(ミニマムロイヤルティ)とはどういう意味ですか ・・・・・・・・・・・・41 21)正味販売価格(純販売価格)とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 22)ライセンス契約終了後に、契約に基づき開示されたノウハウを使用すると どうなりますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 23)特許、実用新案、意匠の発明者、考案者、創作者(以下、発明者等)が 実施許諾をすることはできますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 24)社長が個人で所有している産業財産権(出願中を含む。)を会社が契約当事者 としてライセンス契約を締結する場合は、どうすればよいですか ・・・・・・・・・・43 25)ライセンサーが倒産した場合、許諾契約はどうなりますか ・・・・・・・・・・・・・・・・43 26)ライセンシーは、許諾契約において、製品をライセンサーの 了解を得ないで輸出できますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 27)産業財産権が共有とされている場合について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・44 28)譲渡条項について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 29)ライセンサーの担保責任とはどういうことですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 30)改良発明・改良技術とは何ですか。また取扱いはどうすればよいですか ・・・・46 31)不争条項とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 32)最恵待遇条項とは、どういうものですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 33)完全合意条項とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 34)共同研究契約とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 35)共同で研究開発する際の留意点を教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 36)共同研究で生まれた成果物(発明等)の取扱いについて教えてください ・・・・48 37)産業財産権と独占禁止法の関係について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 38)ソフトウェアの使用に関する契約について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・49 39)知的財産権に関わる契約等を行う上での契約書の雛形及び参考となる WEB サイトを紹介してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 3. 海外との契約の基礎知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 1)国内契約と海外契約との違いはありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 2)日本の会社等が海外から技術ライセンスを受ける場合、 どのような規制がありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 2)-1 指定技術とは何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 2)-2 事後報告の対象になるものと、その手続を教えてください ・・・・・・・・・・・53 3)日本の会社等が海外に技術ライセンスを行う場合、 どのような規制がありますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 4)米国の技術移転に係る法規制について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 5)中国の技術移転に係る法規制について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 6)韓国の技術移転に係る法規制について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 4. 知的財産の契約についての関連知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 1)ライセンス契約の交渉開始から契約締結までの工程はどうなりますか ・・・・・・58 2)TLO が、大学の所有する特許権等を第三者に実施許諾する場合、TLO の 大学からの事務委託についてどのような条文を作成すればよいですか ・・・・・・59 3)ライセンス契約と消費税について教えてください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 4)ライセンシーが支払う対価をライセンサーは減価償却する必要が ありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 5)特許ノウハウ実施許諾契約を作成するための留意点を教えてください ・・・・・・60 6)特許製品が第三者の特許権等を侵害した場合、 どのように対応すればよいですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 7)特許ライセンス契約において独占禁止法上、気をつけなければならないことは 何ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 5. 資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 (1)法律用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 (2)知的財産に関する用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 (3)知的財産権の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 (4)技術移転の流れと必要な契約の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 (5)特許権移転登録申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 (6)実用新案権移転登録申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 (7)専用実施権設定登録申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 (8)仮専用実施権設定登録申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 知っておきたい知的財産契約の基礎知識(別冊) https://www.inpit.go.jp/content/100874697.pdf 目 次 1.本別冊の構成及び利用上の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2.契約書雛形及びチェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 (1)特許実施許諾契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 参考 1 請求書(一時金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 参考 2 実施実績報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 参考 3 請求書(実施料) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 特許実施許諾契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 (2)特許及びノウハウ実施許諾契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 特許及びノウハウ実施許諾契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (3)共同研究契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 共同研究契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 (4)オプション契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 オプション契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 (5)特許権譲渡契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 特許権譲渡契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 (6)特許専用実施権許諾契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 特許専用実施権許諾契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 (7)特許共同出願契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 特許共同出願契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 (8)秘密保持契約書1〔両当事者秘密保持義務のケース〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 秘密保持契約書1〔両当事者秘密保持義務のケース〕チェックリスト ・・・・・・・42 (9)秘密保持契約書2〔一方当事者秘密保持義務のケース〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 秘密保持契約書2〔一方当事者秘密保持義務のケース〕チェックリスト ・・・・・45 (10)秘密保持誓約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 秘密保持誓約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 (11)商標使用許諾契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 商標使用許諾契約書チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 杉光一成教授、筑波大学ビジネスサイエンス系 立本博文教授が共同幹事として主宰する研究フォーラム「「知的財産と投資」の中間報告「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告)」では、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての「戦略上の中核となる特許及びその残存期間とそれに対する対応状況」が提案されています。
この中核特許は、「重要特許」のように計算で得られるものとは異なり、⾃社が「中核」と考えている特許を意味(e.g. 製薬企業における基本特許)しているとのことです。 中間報告では、重要・中核特許の獲得として、重要特許と中核特許の切り分けが十分されていないようにも思える表現があります。 『重要・中核特許」の存在が他社への参⼊障壁として機能している場合,特に購買者からの強いニーズの存在するある特定の製品の機能について「重要・中核特許」が存在する結果,他社がその機能を製品に実装できない,あるいは実装できるが特許のライセンスフィーの⽀払いが必要な場合,当該競争環境の下では,「重要・中核特許」を保有する企業が「顧客(市場)」の視点の CSF といえる「価格決定⼒」を保有する,というのも論理的かつ合理的な因果関係と考えられる.』 上記は、中核特許と考えるべきだろうと思っています。 いずれにせよ、投資家から「横並びの指標」を求める声が強いとしても、指標が独り歩きするリスクもあるため、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)は悩ましいところです。 ビジネスの優位性の裏付けとなる知的財産の指標に関して、今後の統合報告書の開示等での各社の工夫が注目されます。 コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告) https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/WP010.pdf 被引用情報を用いた重要特許抽出方法の検証 https://www.jstage.jst.go.jp/article/infopro/2017/0/2017_61/_pdf 特許固有の引用情報を考慮した特許文献の重要度算出方式の検討 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/51/5/51_5_334/_pdf/-char/ja 重要特許の判別指標 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06j018.pdf 民間事業者が提供する特許情報サービスの機能紹介 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/h28-minkan.html 【6.5.3】引用・被引用情報の活用 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/03.pdf 【6.5.4】特許スコア情報の活用 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/04.pdf 金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 杉光一成教授、筑波大学ビジネスサイエンス系 立本博文教授が共同幹事として主宰する研究フォーラム「「知的財産と投資」の中間報告「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告)」では、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての「重要特許」が提案されています。
「①特定の有償ツールの採⽤を企業に強いず,②企業に対して算出に過度の負担をかけない,という2つの観点を重視しつつ,合理性が⼀定程度は担保でいると考えられるいわば妥協案として,以下の KPI(計算式)を提案した. 重要特許の KPI = 同⼀ IPC 分類における年平均被引⽤回数の上位5% 例えば,特定の IPC 分類の全特許出願についてそれぞれ過去に引⽤された総数を確認し,その総数を出願年からの経過年数で割ることで平均の被引⽤回数を算出し,その数値を降順で並べて上位5%に⼊る特許出願を「重要特許」とする,という案である.経過年数で割る理由は出願から⻑期の出願するほど引⽤される可能性及び回数が増加することを踏まえてその点を平準化するためである.」 とのことで、「本KPI の計算式は化学系には適する可能性がある一方,その他の分野(特に電気・機械系)では適さない可能性が高い(追って検証する予定である).また,仮に業界の競合企業との間で「重要特許」として別の計算式(算出方法.有償ツールにより算出されるものも含む)について合意できる状況があれば,その範囲ではそれを採用しても良いのではないかと考えられる.」との脚注がつけられています。 投資家から「横並びの指標」を求める声が強いとしても、指標が独り歩きするリスクもあるため、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)は悩ましいところですが、各社のビジネスの優位性の裏付けとなる知的財産の指標に関して、今後の統合報告書の開示等での各社の工夫が注目されます。 コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告) https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/WP010.pdf 被引用情報を用いた重要特許抽出方法の検証 https://www.jstage.jst.go.jp/article/infopro/2017/0/2017_61/_pdf 特許固有の引用情報を考慮した特許文献の重要度算出方式の検討 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/51/5/51_5_334/_pdf/-char/ja 重要特許の判別指標 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06j018.pdf 民間事業者が提供する特許情報サービスの機能紹介 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/h28-minkan.html 【6.5.3】引用・被引用情報の活用 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/03.pdf 【6.5.4】特許スコア情報の活用 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/04.pdf NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレターNo.4(2022年3月)の『「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概要とこれを踏まえた具体的なアクションプランについて』(長島・大野・常松法律事務所 殿村桂司氏、近藤正篤氏、内海裕也氏)では、知財・無形資産ガバナンスガイドラインを踏まえた具体的なアクションとして、下記の3つが必要である旨、強調されています。
(1) 開示に向けて、速やかに知財・無形資産の投資・活用戦略に関する社内検討 (2) 社内検討の方法は、バックキャストの視点からの検討で、現状(As Is)の正しい把握と法的観点からの分析、知財部門の役割の再検討・明確化 (3) 充実した開示内容の検討 また、「本ガイドラインは、これまで十分に活用されてこなかったと言われる知財・無形資産を積極的に活用するための視点・考え方を示すものであり、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした全ての会社にとって参考になる重要なもの」としています。 そして、「各社におけるクリエイティブな発想に基づく工夫が期待されるところです。」とされており、いろいろな方々が、各社の取組を注視している状態であることを指摘しています。 各社の知財部の腕の見せ所になっていると言っても過言ではないようです。 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概要とこれを踏まえた具体的なアクションプランについて https://www.noandt.com/publications/publication20220331/ 令和3年度我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告書が公表されました。
令和3年度は、次の結果をとりまとめています。 (1)特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析 (2)不使用商標に関する分析 (3)特許の料金に関する分析 (4)特許庁の施策に資する国内外の計量経済学的研究の調査 (5)知的財産活動調査の全体推計方法の改善と、実運用に向けた検証 特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析では、「分析の結果、面接は特に、権利化意欲の高い発明(ファミリーサイズや拒絶理由通知回数で測定)、他社からの注目度が高い発明(被引用件数で測定)、早期権利化ニーズの高い発明(早期審査請求制度の利用状況で測定)に対して用いられていることが分かった。そのうえで、内生性をコントロールしても、面接利用の拡大は、補正による文字数の増加を抑える効果があること、また、無効審判の請求確率や成立確率を低下させることも明らかとなった。これらの結果は、面接によるコミュニケーションが、権利をより安定的なものとし、権利範囲の過度の縮小を抑制する効果を持つことを示唆している。」としています。 肌感覚と合致している分析結果です。 我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/keizai_yakuwari.html 日本の特許では、マルチマルチクレームが今年4月1日出願日から禁止になりました。
個人的には、安易にマルチマルチクレームを採用するのは良くないので、しっかりどの権利範囲を取りたいかを明確にして、できるだけマルチマルチクレームを使わないやり方が良いと思っていますが、事情によってはマルチマルチクレームを使いたいという場合もでてくると思います。日本ではその道が閉ざされてしまいましたが、外国ではまだ残っています。 その場合の対応法について、わかりやすく解説してくれているのが、YouTubeの5 Minute Patent Practice(グローバル・アイピー東京特許業務法人 代表弁理士 高橋明雄氏) https://www.youtube.com/c/5MinutePatentPractice/videos です。 日本マルチマルチクレーム禁止による米国への影響(1)(2) https://www.youtube.com/watch?v=VPVLSvXJa5c https://www.youtube.com/watch?v=mZUffzNJwM8 日本マルチマルチクレーム禁止による中国への影響(1)(2) https://www.youtube.com/watch?v=UYQd7JU9JfM https://www.youtube.com/watch?v=ecsBhvELqY0 日本マルチマルチクレーム禁止による欧州への影響(1)(2) https://www.youtube.com/watch?v=wVU0psndXU0 https://www.youtube.com/watch?v=NGrnuIsVWuU が相次いでアップされており、参考になります。 ロイターによれば、「ロシアのミシュスチン首相は30日、国内小売業社に対し、商標権者の許可なしに商品を輸入することを認可したと発表した。ウクライナ侵攻を受けて世界のブランドがロシアでの販売や輸出の停止に動く中、混乱している小売セクターを支援する狙いがある。ミシュスチン首相は「海外の政治家らによる敵意ある行動」に言及した上で、ロシアへの特定商品の出荷継続を確実にするために「並行輸入」が必要と強調した。また、並行輸入が可能な商品については、産業貿易省が決定するとした。」ということです。
ロシアでは並行輸入は商標権の侵害に該当すると考えられています。2018年2月、並行輸入に関係する民法の規定の合憲性を判断する憲法裁判所判決が出され、話題となりました。憲法裁判所は、結局、商標権の及ぶ範囲(商標権の消尽の問題)、並行輸入の合法性については立法の裁量に委ねられており、現行法については、並行輸入品は商標権を侵害することを確認した一方、権利者がロシア市場への物品の輸入に関して制限を課し、または、故意に、そして、不当にその製品に高値をつけることによって商標に関する独占権を濫用している場合等一定の条件における権利所有者の同意なき原物の輸入を許可することになったと理解しています。 その後、連邦反独占庁(FAS)は、ロシアへの並行輸入を認可するために民法典を改正する連邦法草案を作成し、2021年に施行される予定であり、5年を限度に、ブランドオーナーの許可なく、一定の物品の輸入をロシア政府が認可することを認めることとなるという情報がありましたが、最近どうなっているのかは知りませんでした。 今回の措置は、この法令によるものなのかなあとも思っていますが、正確な情報が知りたいところです。 ロシア、「並行輸入」を認可 世界的ブランドの販売停止に対応 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-retail-imports-idJPL3N2VX7OA 2022年3月17日にオンライン会議形式で行われた「三極知財・環境問題シンポジウム~カーボンニュートラル達成に向けた特許制度の貢献~」(日本国特許庁(JPO)主催、欧州特許庁(EPO)及び米国特許商標庁(USPTO)との共催)のアーカイブ動画が3月31日から公開されています。
本シンポジウムでは、カーボンニュートラル社会の実現に向け、特許制度を戦略的に活用してカーボンニュートラル技術が開発・普及された事例が紹介され、知財のカーボンニュートラル達成への貢献について議論されました。 しっかりした同時通訳で日本語で視聴できますし、英語で行われたので英語版も公開されています。 三極知財・環境問題シンポジウム(全体版) https://www.youtube.com/watch?v=9NCbtxOTBR8 Trilateral Symposium on IP & Environmental Issues (Full Symposium) https://www.youtube.com/watch?v=__NmA3QtWus トピック1(日本の事例) 株式会社ユーグレナの社長・創業者である出雲充氏。ミドリムシ(ユーグレナ)を用いた次世代再生可能ディーゼルバイオ燃料が紹介、基礎特許を単独で取得した上で共同研究を実施する知財戦略。 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/euglena-text.pdf トピック2(欧州の事例) オーカンエナジー社のCTO・共同創業者であるアンドレアス・シュスター氏。廃熱利用発電プラントを販売する上で、170件の特許からなる知財ポートフォリオが鍵になった。こ資金調達、パートナーとの交渉、国際的な事業展開において、特許が果たす重要な役割。 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/orcan-text.pdf トピック3(米国の事例) 米ノケロ社のCEO・創業者であるスティーブ・カトサロス氏。低コストかつ低環境負荷の太陽光発電LEDの紹介、特許と意匠の両方で製品を保護する知財戦略。 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/nokero-text.pdf 三極知財・環境問題シンポジウムの結果について 2022年3月31日 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nichibeiou/symposium-20220317.html 3月31日、経済産業省が、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範を示す「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(誠実交渉指針)を策定したことを公表しました。
指針では、交渉を4段階に分け、特許侵害の証明をはじめそれぞれの過程で必要な対応策を示しています。 <ライセンス交渉の主要な4つのステップ> 【】内は、対応を行う交渉当事者を表す。 ステップ1: ライセンスオファー 【権利者】 ステップ2: FRAND条件での契約締結の意思表明 【実施者】 ステップ3: 具体的なライセンス条件の提示 【権利者】 ステップ4: 対案の提示(ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合) 【実施者】 標準必須特許のライセンスに関しては、平成30年に特許庁から「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」が公表されていますが、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」は、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」であり、今回の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」は、SEPライセンス交渉に携わる国内外の企業等の意見や、我が国の有識者及び産業界の意見を踏まえて策定した、「国内特許を含むSEPライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範」ということです。 つながる車の特許交渉手続き明示 経産省、侵害証明など https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA262700W2A320C2000000/ 「誠実交渉指針」と「交渉手引き」の位置付けの違い https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/diff-METIguidelines-JPOguide-ja.pdf 「誠実交渉指針」と「交渉手引き」の位置付けの違い ⚫ 標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針は、「我が国としての誠実交渉の規範」。 ⚫ 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きは、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」。 ⚫ いずれも、法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断するものではない。 「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を策定しました 2022年3月31日 経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331001/20220331001.html 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを公表しました 平成30年6月 特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |