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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル「事業に資する知財戦略」

31/12/2023

YouTube「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル」で、『事業に資する知財戦略（5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/２時間分）』（約2時間12分）が12月30日に無料公開されました。使用資料も公開されています。
濃密な講義です。
前半は経営幹部（取締役向け）ということですが、この内容が理解できる役員がいる会社で知財活動をやっている方は恵まれていると言えるでしょう。
後半も、初めて聞く方は？？？でしょうが、アーカイブ動画ですので、繰り返し聴くことができます。また、もう少ししっかり聴きたい方は、それぞれについてのアーカイブ動画がアップされていますので、それを聴くと理解が深まると思います。
前半のIPランドスケープ、コーポレートガバナンス（ＣＧ）コードのあたりの説明には若干の違和感を感じますが、後半の部分は違和感がありません。
動画では割愛されていますが、資料に書かれている『９．まとめ（TIP）～「特許の現在地」』は、まさにその通りです。
『日本企業は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要である。
⇒多くの特許出願が分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえるべきであるため、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品を見ながら請求項を創るという意識で対応することが必須である。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、他者特許クリアランスの分量及び難易度は上がっている。』
『＜結語＞日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間３０万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約１５０件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は２０００分の１である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。しかしながら、全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべきであり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。
最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第５要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。』

弁護士・高石秀樹の特許チャンネル
【特許】事業に資する知財戦略（5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/２時間分）
https://www.youtube.com/watch?v=jXGvy82Ihvg
【特許】事業に資する知財戦略（5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/２時間分）
（弁護士・弁理士・米国California州弁護士　高石秀樹）

＜目次＞
１．はじめに
　IPランドスケープ
２．特許制度概論（＋ＩＰランドスケープ）（「オープン・クローズ戦略」は省略）
⇒コーポレートガバナンス（ＣＧ）コードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
　ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
　知財を「資産」と捉える。
　知財DD：「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」（特許庁、平成30年3月）
３．強い（特許を取れる）発明（パイオニア発明）＝将来のイ号製品を捉える分割出願を可能とする当初明細書
４．技術分野別の特許出願戦略（ＩＴ、医薬・バイオ）
５．特許戦略レベルの重要判決（等）＋特許以外の知財に関する重要ポイント
　米国訴訟における「ディスカバリー（Discovery）」において提出を拒む法理
　　　①弁護士・依頼者間秘匿特権（Attorney-Client Privilege）
　　　②ワークプロダクトの法理（Work Product Doctrine）
　米国裁判所を利用した“証拠収集”＜USC1782＞
　過失の推定（特許法１０３条）
　特許権と独占禁止法
　分割出願戦略（特許法44条）
　数値限定/パラメータ発明の功罪～当初明細書における発明の課題の書き方
　先使用権（「食い込み」の否定）
　均等論第2要件
　複数主体
　「消尽論」の日米比較
　（名目）取締役の個人責任
　海外サーバと国内実施
　【商標】～「モンシュシュ」事件、「モンシュシュ」事件
　【不正競争防止法】～営業秘密侵害の刑事事件、営業秘密の３要件、虚偽事実流布告知、
　【著作権】著作権契約時の必須文言
　知財ミックス（商標＋意匠）（特許＋意匠）
　【意匠】拒絶後は非公開、部分意匠、変更出願、関連意匠、画像の意匠、“機能”の保護、出願後の公知意匠とイ号の類似判断、
６．発明の「解像度」（★）
⇒特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」
７．特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地（『オプション権』）を確保する出願戦略（★）
⇒分割出願戦略（裁判例に見る「新規事項追加」）
⇒諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫/諸外国の実務）
８．特許出願価値を最大化するための、その他の工夫（多種多様な小技）
　①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
　②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
　③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
　④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し
　⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は１件のみ
　⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
　⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
　⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
　⑨製造方法の発明
　⑩別出願の活用
　⑪程度を表わす文言
　⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）

事業に資する知財戦略（改+）
中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士高石秀樹（令和５年１２月３０日）
https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c709fef7376c4c83b4391742da3e74e5.pdf

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