特許「出願」価値の最大化戦略

パテント,Vol. 75,No. 8, P.91(2022)の『特許「出願」価値の最大化戦略－当初明細書の工夫＋クレーム文言の工夫＜12 選＞－』（高石秀樹 弁護士）は、知財実務オンライン＜特別編（第 6 回）＞の内容を基に，行間を埋めて敷衍して文章化したものということです。
『発明の技術的範囲が広く，進歩性・記載要件違反等の無効理由に強く，減縮訂正，拡張・変更補正／分割の余地が広く新規事項追加となり難い，当初明細書の最重要ポイントは，「発明の課題」の設定，表現，記載位置である』と発明の課題の重要性を紐解き、
『特許権 “群” の総和を最大化するための，クレーム文言の工夫＜12 選＞』が分かりやすく説明されています。
　（１）①拒絶理由対応と，クレーム文言の補正～中間処理の工夫
　（２）②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
　（３）③機能的クレーム～全件，独立クレームとして検討に値する
　（４）④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴はない
　（５）⑤用途・使用態様の特定～用途相違の敗訴は殆どない
　（６）⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで，進歩性〇
　（７）⑦パラメータ発明～新たな「課題」とのセット
　（８）⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
　（９）⑨「製造方法」「単純方法」の発明～物の発明に勝る有用性
　（10）⑩別出願の利活用
　（11）⑪程度を表わす文言
　（12）⑫間接侵害，複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）
また、分割出願戦略を推奨しながらも、分割出願戦略の注意点にも気を配っており、バランスのとれた表現になっています。
 
特許「出願」価値の最大化戦略－当初明細書の工夫＋クレーム文言の工夫＜12 選＞－
高石秀樹 弁護士　
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4042
 
知財実務オンライン（特別編 第６回）知財実務オンライン：「「論点別・特許裁判例事典「第3版」」出版記念セミナー」（ゲスト：中村合同法律特許事務所　弁護士／弁理士　米国カリフォルニア州弁護士　高石 秀樹）
https://www.youtube.com/watch?v=eD_lfOQqbq4