発明の課題と諸問題(進歩性､新規事項追加)

知財実務オンラインの第１１回：「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする～裁判例等研究の重要性と活用～」（ゲスト：中村合同特許法律事務所　弁護士・弁理士　高石秀樹氏）が8月20日に行われ、そのアーカイブ動画がアップされています。
https://www.youtube.com/watch?v=sv0LM7aolT4&t=3589s
【概要】
１．裁判例（等）研究の重要性と活用
※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針
①当該論点の普遍的な法律判断を示した
②当該論点の一般論として確立している
③事例判断であっても、本件は同様の価値判断が妥当する
④先行判例・裁判例の射程範囲外である
※情報共有すべき非公開情報／一見矛盾する裁判例の理解
①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
②特定の論点について全裁判体の傾向が変化したことの把握
２．進歩性～「本件発明の課題」
※本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、 ⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。
★当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、進歩性、サポート要件などを考慮して、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。
★進歩性欠如を主張するためには、本件発明と課題が共通するものを主引用発明とする。 ⇒主・副引用発明の入れ替えを、常に考える！！
３．新規事項追加と「本件発明の課題」
（審査基準の附属書Ａ）事例７
平成26年（行ケ）10087「ラック搬送装置」事件
⇒補正・分割してクレームを拡張する場合,発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。
※補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的（必要不可欠な要素）でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い！！（裁判所、特許庁ともに）
 
　特に、進歩性判断に与える「本件発明の課題」について述べた部分がとても参考になります。
特許庁の審査基準では、「主引用発明」と「副引用発明」の課題が異なっていれば,“組み合わせの動機付け”が否定され、進歩性ありの方向に判断することになっていが、「本願発明」と 「主引用発明」の課題が異なっていることが、進歩性判断に与える影響については、記述はない。
実務上は、特許請求の範囲の文言が同一で、発明の課題が異なる「本願発明Ａ」（課題Ａ）と「本願発明Ｂ」（課題Ｂ）について、引用文献に課題Ａが書かれた「主引用発明」（主引用例）があり、課題Ａが書かれた「副引用発明」（副引用例）と組み合わせると構成要件が満たされる場合、「本願発明Ａ」（課題Ａ）は容易想到と判断され進歩性なしとなりますが、「本願発明Ｂ」（課題Ｂ）は想到困難と判断され進歩性ありとなる。

​　この部分だけ取り上げた動画が下記にあります。
弁護士高石秀樹の特許チャンネル「本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか？（特許法29条2項、容易想到性、動機付け、阻害事由、引用発明）」
https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c&t=0s