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​よろず知財コンサルティングのブログ

発明の課題と諸問題(進歩性、新規事項追加)

25/8/2020

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知財実務オンラインの第11回:「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする~裁判例等研究の重要性と活用~」(ゲスト:中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 高石秀樹氏)が8月20日に行われ、そのアーカイブ動画がアップされています。
https://www.youtube.com/watch?v=sv0LM7aolT4&t=3589s
【概要】
1.裁判例(等)研究の重要性と活用
※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針
①当該論点の普遍的な法律判断を示した
②当該論点の一般論として確立している
③事例判断であっても、本件は同様の価値判断が妥当する
④先行判例・裁判例の射程範囲外である
※情報共有すべき非公開情報/一見矛盾する裁判例の理解
①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
②特定の論点について全裁判体の傾向が変化したことの把握
2.進歩性~「本件発明の課題」
※本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、 ⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。
★当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、進歩性、サポート要件などを考慮して、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。
★進歩性欠如を主張するためには、本件発明と課題が共通するものを主引用発明とする。 ⇒主・副引用発明の入れ替えを、常に考える!!
3.新規事項追加と「本件発明の課題」
(審査基準の附属書A)事例7
平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件
⇒補正・分割してクレームを拡張する場合,発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。
※補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い!!(裁判所、特許庁ともに)
 

 特に、進歩性判断に与える「本件発明の課題」について述べた部分がとても参考になります。
特許庁の審査基準では、「主引用発明」と「副引用発明」の課題が異なっていれば,“組み合わせの動機付け”が否定され、進歩性ありの方向に判断することになっていが、「本願発明」と 「主引用発明」の課題が異なっていることが、進歩性判断に与える影響については、記述はない。
実務上は、特許請求の範囲の文言が同一で、発明の課題が異なる「本願発明A」(課題A)と「本願発明B」(課題B)について、引用文献に課題Aが書かれた「主引用発明」(主引用例)があり、課題Aが書かれた「副引用発明」(副引用例)と組み合わせると構成要件が満たされる場合、「本願発明A」(課題A)は容易想到と判断され進歩性なしとなりますが、「本願発明B」(課題B)は想到困難と判断され進歩性ありとなる。


​ この部分だけ取り上げた動画が下記にあります。
弁護士高石秀樹の特許チャンネル「本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか?(特許法29条2項、容易想到性、動機付け、阻害事由、引用発明)」
https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c&t=0s

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