先使用権制度を巡る対立

「別冊パテント」第30号「イノベーションに資する技術情報の活用方策－先使用、ライセンス、消尽の視点を中心に－」の一部の論説が先行公開されています。

学習院大学法学部　横山久芳教授の「先使用権制度の検討―解釈論と立法論の双方に焦点を当てて―」が２月７日に先行公開されています。
横山久芳教授は、「先使用権が主張される場合には、（A）先使用者が開発した技術と同一内容の技術に他者が特許権を取得した場合と、（B）先使用者が自社技術を実施する過程で発明として認識していなかった技術に他者が特許権を取得した場合とがある。現行法は、特許発明と同一の発明を独立に完成させたことを先使用権の要件と規定していることから（A）の場合を念頭に立法化されていると考えられ、最高裁も（A）の場合に適合的な解釈基準を定立している。本稿は、現行法下の先使用権制度の趣旨を「発明の奨励」と捉える立場から、（A）の場合を念頭に置いた現行法の解釈のあり方を論じるとともに、立法論として、現行法とは別に、 （B）の場合を想定したルールのあり方を検討するものである。」としたうえで、「筆者があるべきと考える先使用権制度は、先使用者が特許発明と同一の技術的思想としての発明を完成させている場合には、発明奨励の観点からその発明の内容に即した広い保護を認めつつ、そうでない場合も、先使用に係る事業の継続性の確保の観点から、先使用に係る実施行為に最低限の保護を与えるべきというものである。」としています。
 
同志社大学法学部　井関涼子教授の「先使用権の緩やかな認定？―特許権の緩慢な死？」は、3月 29日に先行公開されました。
井関涼子教授は、「先使用権制度については、古く戦前から論じられ多くの優れた論考があり、確立し広く受容されている最高裁判決もあって、既に論じ尽くされているという感もある。それにもかかわらず、現在、先使用権が改めて脚光を浴びているのは、最近、オープン・クローズ戦略をとる企業が発明を秘匿化した上で、他社の特許権から先使用権で守ろうとする傾向や、パラメータ特許から従来技術を守るために先使用権を活用するというケースが問題とされているからである。このような場面で利用するために、先使用権を緩やかに認めようとする学説が主張されている。しかし、特許権者と出願前の実施者とのバランスを図り公平を期すことを目的とする先使用権制度において、先使用権を強めることは、特許権を弱体化させることに繋がる。本稿は、先使用権制度がどのように両者のバランスを図ろうとしているのか、その制度趣旨を確認し、この制度趣旨から一貫する解釈として、現在争われている論点をどのように解するのが妥当であるのかを考察する。」としたうえで、「先使用権が今論じられている理由は、パラメータ特許等により、公知技術に独占権が及ぶという事態に対抗するための手段として、先使用権が脚光を浴びているからであろう。そのような目的から、先使用権の成立を緩やかに認めたり、先使用権の効力の及ぶ範囲を広げたりする解釈や法改正を目指すことは、妥当ではない。公知技術を実施できなくなるような特許権は過誤登録であって、不適切なパラメータ特許は無効にすべきである。万一、これを無効にすることが困難なのであれば、法改正が必要なのはこれを是正する方向であろう。先使用権制度を変更すれば、不適切なパラメータ特許のみならず、あらゆる特許権が影響を受けることになる。」としています。
さらに、「また、最近では、オープン・クローズ戦略として、特許出願を控え、発明を企業秘密として管理することが重視されている向きもあると聞く。そして、他社に特許権を取られた場合には先使用権を活用できるので安心して秘匿できるというのでは、発明は囲い込まれてしまう。発明を早期に公開し、これを社会が共有して礎とし、更なる技術発展を早期に目指すことが、特許制度の目的であることは言うまでもない。公開された技術情報に基づき、多様なプレーヤーが更なる技術開発にしのぎを削ってこそ、技術発展は加速化する。発明の秘匿化がはびこれば、パブリック・ドメインは痩せ細るのであって、先使用権の緩やかな認定を「パブリック・ドメインアプローチ」と称しているにもかかわらず、皮肉にも逆の結果を招くことになろう。先使用権の保護が過大となることは、特許権の価値が下がること（特許権の緩慢な死）を意味し、特許制度の目的は根底から崩れてしまう。目の前の病理現象に目を奪われるのではなく、特許制度の根本に立ち返ったバランスの取れた対応が望まれる。」と断じています。

企業の知財部は、先使用権で対応しなければいけないような事態を防ぐこと、横山久芳教授の「（B）先使用者が自社技術を実施する過程で発明として認識していなかった技術に他者が特許権を取得した場合」がないようにすることが大切だと思います。
同時に、先使用権に頼りたくなるような不適切なパラメータ特許がなかなか無効にできない現実、特許庁、裁判所がこの不合理に目を背けているように感じる現実については、「これを無効にすることが困難なのであれば、法改正が必要なのはこれを是正する方向であろう。」という井関涼子教授の意見に同意します。
 
 
先使用権制度の検討―解釈論と立法論の双方に焦点を当てて―
学習院大学法学部　教授　横山　久芳
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4350
 
先使用権の緩やかな認定？―特許権の緩慢な死？
同志社大学法学部　教授　井関　涼子
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4364
 
「別冊パテント」第30号先行公開
https://jpaa-patent.info/patent/prior/30
 
そーとく日記　2024年03月28日
「特許発明の技術的思想」を具現せずにその特許権を侵害することは可能か（横山久芳先生『先使用権制度の検討―解釈論と立法論の双方に焦点を当てて―』）（パテント別冊30号2024）
https://thinkpat.seesaa.net/archives/20240328-1.html
 
そーとく日記　2024年03月29日
先使用権の成立には「侵害し続けられるように」自らの実施を管理していることは必要か
https://thinkpat.seesaa.net/archives/20240329-1.html
 
 
 
Controversies Surrounding the Prior User Rights System
 
An advance publication from issue number 30 of 'Special Patent Issue,' titled 'Utilizing Technical Information for Innovation - Focusing on Prior Use, Licensing, and Exhaustion,' includes some editorials. Professor Hisayoshi Yokoyama from the Faculty of Law at Gakushuin University's editorial, 'A Study on the Prior User Rights System - Focusing on Both Interpretation and Legislation,' was pre-published on February 7th. Professor Yokoyama discusses cases where prior user rights are claimed: (A) when someone else obtains a patent for technology identical to that developed by the prior user, and (B) when someone else obtains a patent for technology that the prior user did not recognize as an invention in the course of implementing their own technology. Given that the current law requires that the invention identical to the patented invention was independently completed as a condition for prior user rights, it is considered to be legislated with case (A) in mind, and the Supreme Court has also established interpretive standards suitable for case (A). This paper argues the current interpretation of the prior user rights system under the current law from the standpoint of 'encouraging invention,' focusing on case (A), and as a legislative theory, examines the possible rules assuming case (B) separate from the current law. Moreover, it suggests that the prior user rights system should offer broad protection aligned with the invention's content when the prior user has completed an invention with the same technical idea as the patented invention, from the perspective of encouraging inventions. Even in other cases, it argues for granting minimal protection to ensure the continuity of the business related to the prior use.
 
Professor Ryoko Iseki from the Faculty of Law at Doshisha University's 'A Lenient Recognition of Prior User Rights? - The Gradual Death of Patent Rights?' was pre-published on March 29th. Professor Iseki mentions that prior user rights have been discussed since before the war and are widely accepted with established Supreme Court decisions, making it feel as though everything that could be said has been. However, the reason prior user rights are currently in the spotlight again is due to trends like companies hiding inventions with open-close strategies to protect them from other companies' patents using prior user rights or using them to protect conventional technology from parameter patents. She argues against leniently recognizing prior user rights or expanding their scope through interpretation or legal amendments to counteract patents that extend monopoly rights to public knowledge. She states that patents making public knowledge unimplementable should be considered erroneously registered and that inappropriate parameter patents should be invalidated. If invalidation is difficult, then legal amendments should correct this direction. Changing the prior user rights system would affect all patents, not just inappropriate parameter patents. Additionally, she notes the irony that while the lenient recognition of prior user rights is dubbed a 'Public Domain Approach,' it ironically leads to the opposite result, emphasizing the need for a balanced approach rooted in the fundamentals of the patent system.
 
Corporate intellectual property departments should aim to prevent situations that would necessitate resorting to prior user rights, such as avoiding scenarios described by Professor Hisayoshi Yokoyama where '(B) someone else obtains a patent for technology that the prior user has been implementing without recognizing it as an invention.' At the same time, I agree with Professor Ryoko Iseki's opinion that, faced with the reality that inappropriate parameter patents, which could make one want to rely on prior user rights, are hard to invalidate, and the perception that patent offices and courts are turning a blind eye to this irrationality, 'if it is difficult to invalidate these, then legislative amendments would be necessary to correct this direction.