特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略

2022/04/29にYouTubeで公開された動画「弁護士高石秀樹の特許チャンネル」の『特許「出願」価値の最大化戦略《完全版25分》～特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略　～（１）「当初明細書」の工夫、（２）「多様なクレーム文言」の利活用』は、パテントサロンで公開された５分短縮版に対して完全版とされています。
出願時にクレームをどうするかを検討することも大切ですが、出願時のクレームにこだわりすぎるより、いかに他社へのけん制効果を持続するかという視点から当初明細書の記載を充実させることにより力を割くことが重要だということがわかります。
https://www.youtube.com/watch?v=SLgYliER4xo
 
　本稿は、①当初明細書を工夫して特許出願の価値を最大化するとともに、②クレーム文言を多様な表現で工夫して、特許権“群”としての価値の総和を最大化する方針を提示する。
　特許権の価値は、条文上は特許発明の実施権を占有することであるが（特許法６８条）、その真価は、審査段階では指摘されなかった進歩性、記載要件等の無効理由が現れたときに減縮訂正で乗り越える“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかを含む。すなわち、広過ぎる現行クレームが維持できない場面において、適切な範囲のクレームに減縮訂正して（訂正の再抗弁を主張して）特許権侵害訴訟を継続したいが、明細書の開示が不十分であると、適切な範囲のクレームが新規事項追加と判断され、狭いクレームに減縮せざるを得なくなる。（※均等論で復活する余地は残されているが 、戦略上依拠できる裁判例数ではない。）
　特許権の価値とは別に、特許出願（特許を受ける権利）の価値を最大化するという視点も、特許出願戦略上、極めて重要である。特許付与後は訂正によりクレームを減縮することしかできないが、特許出願段階においては、特許査定時にクレームを拡張・変更する分割出願が可能である。分割出願を繰り返すことで、原出願で特許権を確保した上で、広い特許取得に挑戦できるとともに、競合製品を過不足なくカバーするクレームを創ることも可能である。そうすると、分割出願においてより広いクレーム、変更された別のクレームが新規事項追加と判断されないための“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかは、特許出願から将来特許化できる範囲が広いことと同義であるから、経済的に言えば、広い『オプション権』を有していることと同義である。したがって、多数の分割出願を行って特許群を構築するという戦略（関連意匠群の構築と同じ）が王道であるとしても、費用面から出願数を絞らなければならない場合でも、豊富な“ネタ”を含む当初明細書で１件出願して審査を遅らせておけば、競合他社に対し、補正・分割により特許化される範囲で実施を控えさせる効果を有するから、結果的に広い特許権を有していることに近い事業戦略上の効果を得られる。仮に競合他社が参入してきた場合は、対象製品等の構成に合わせて補正・分割して抑えることができる。
　したがって、新たな無効理由に対応するための柔軟な減縮訂正を可能とするために、また、広く特許化できる『オプション権』を確保するためにも、当初明細書の記載は最重要であり、裁判例に基づく工夫の余地が大きいところである 。工夫のポイントは多岐に亘るが、例えば、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、発明の課題次第でクレームアップできる内容が異なる、換言すれば、実施例に記載された具体的な発明を、どの程度“抽象化”してクレームアップすることが許容される程度が異なることが挙げられる 。
　以上は、特許出願の『オプション権』としての価値に着目したが、特許権の技術的範囲は、最終的には、発明の詳細な説明及び図面を考慮して解釈されるクレーム文言により定まる。そうであるところ、クレーム文言は、物／単純方法／製造方法の区別に留まらず、物の発明としても多様な表現形式が許容されているから（特許法３６条５項）、従属項も駆使して、多様なクレーム文言で発明を表現する請求項を多数作成することにより、各請求項の発明が重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化できる。本稿においては、クレーム文言の表現形式として、１２個の工夫を提示する。
 
「特許出願戦略　（１）当初明細書の最重要ポイント、（２）クレーム文言の工夫＜１２選＞」
https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_69366064bb0e44b2a512a6874191e0ed.pdf
 
 
★特許「出願」価値の最大化戦略～特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略《５分短縮版》
https://www.youtube.com/watch?v=hswv-k-IY-0&t=0s
 
★裁判例に基づく具体的な実務方針
＜2時間ロングバージョン＞
https://www.youtube.com/watch?v=IwMgvN2Vceg&list=PLTLUK0HcSUrEyF1-SSSI4dZ-xEluQhZL1&index=5&t=213s